Introducción
Se tratará el tema desde un punto de vista formal, pero hay que tener presente que tras los negocios jurídicos está siempre presente la valoración de la Propiedad Industrial (PI) objeto del negocio.
Propiedad industrial, propiedad intelectual
En el caso de la
propiedad industrial, el registro es constitutivo del derecho (patente, marca o diseño) y los negocios jurídicos sobre ellos tendrán que ser inscritos en la OEPM para que surtan efectos frente a terceros de buena fe.
Sin embargo, el registro de
propiedad intelectual tiene carácter meramente declarativo. El nacimiento de estos derechos se produce automáticamente por el sólo hecho de su creación, sin necesidad de su registro, si bien es posible y recomendable su inscripción, a efectos de prueba, en el Registro público de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura y de las Comunidades Autónomas.
Cotitularidad
Las patentes, marcas y diseños son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas (comunidad de bienes). De manera similar, los derechos de propiedad intelectual sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos.
Transmisión
Tanto la propiedad industrial como la intelectual son transmisibles mortis causa, pero nos ocuparemos aquí exclusivamente de la transmisión inter vivos.
En
propiedad industrial, la transmisión implicará la compraventa de la patente, marca o diseño y un verdadero cambio de titular. En muchos casos, la transmisión irá ligada a la transmisión o liquidación de la empresa. A continuación, algunas precisiones según la modalidad:
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Patentes. Quien transmite está obligado a poner a disposición del adquirente el
know-how que posea y que resulte necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. Por otra parte, se presume
mala fe cuando no incluya en el contrato la mención a los informes sobre la patentabilidad de la invención de que disponga o le conste su existencia.
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Marcas. En general, la transmisión de la empresa implicará la de sus patentes, marcas y diseños, salvo que exista pacto en contrario. Sin embargo, si como consecuencia de esta transmisión, la marca indujera al público a error se denegará la inscripción de la transmisión de la marca en el registro de la OEPM.
Por contra, en el caso de la
propiedad intelectual, la transmisión es en realidad una cesión de los derechos y no puede decirse que haya un cambio en la propiedad del derecho. La cesión quedará limitada al derecho o derechos de explotación cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.
Licencia
Mediante la licencia, el titular del derecho (el licenciante) autoriza a un tercero (el licenciatario) a que hago algo que, sin licencia, infringiría el derecho. Normalmente, recibirá como contraprestación un canon (también llamado regalías o
royalties). En general, una empresa en funcionamiento preferirá mantener la propiedad del activo mediante una licencia a transmitirlo. Algunos ejemplos de licencia:
- Comercialización de la invención patentada, con las precisiones sobre el know-how y la mala fe mencionadas más arriba.
- Uso de la marca registrada o de secretos industriales, típicamente incluido en un contrato de franquicia.
- Licencias
Creative Commons
, en el caso de propiedad intelectual.
La licencia puede ser
exclusiva o no-exclusiva. Si es no-exclusiva, el propietario podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención. Sin embargo, la licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el titular sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho. Lógicamente, las licencias exclusivas son más valiosas. Además, en el caso de las patentes, una licencia exclusiva legitima al licenciatario para emprender acciones legales por infracción de la patente.
Hipoteca (mobiliaria)
El activo se usa como garantía de un préstamo. La modalidad más susceptible de ser hipotecada es la
marca.
La hipoteca mobiliaria debe constar en escritura pública y sólo será oponible a terceros una vez inscrita en el
Registro Mercantil y Bienes Muebles de Madrid
. En el caso de la propiedad industrial, una vez inscrita la hipoteca, se notificará de oficio a la OEPM, para su anotación en el Registro de Patentes, Marcas o Diseños.
Más información
Tu guía sobre la comercialización de la PI (IPRHelpdesk)
Modelos de contratos de la OEPM
Transmisión
Licencia