Se analiza la protección del conocimiento mediante el secreto y sus ventajas e inconvenientes frente a la protección por patentes, así como su complementariedad con las patentes.
Además, se exponen las principales formas para su explotación económica y, por último, se hace un repaso a la normativa aplicable.
¿Qué es un secreto empresarial?
Según la Ley 1/2019, un secreto empresarial es cualquier información o conocimiento que reúna 3 condiciones:
- Ser secreto: no es conocido ni accesible para las personas del sector.
- Tener un valor empresarial, por el hecho de ser secreto.
- Haber sido objeto de medidas razonables por su titular para mantenerlo en secreto.
El titular del secreto es la persona (física o jurídica) que ejerce legítimamente el control sobre el secreto.
Un secreto empresarial protege a su titular contra la obtención, utilización o revelación ilícita de la información constitutiva del secreto.
No obstante, el secreto se puede obtener de manera lícita mediante su descubrimiento o creación independiente, con la utilización de técnicas de ingeniería inversa, así como con el consentimiento del titular, incluyendo su cesión o licencia.
Medidas razonables para mantener el secreto
La Ley 1/2019 no define qué debe entenderse por medidas razonables para mantener el secreto, por lo que dependerá del caso.
Algo que deberá hacer siempre el titular del secreto que quiera protegerlo será constituir pruebas documentales o materiales sobre su existencia.
Por otra parte, pueden considerarse dos grandes grupos de medidas:
- Sobre las personas: uso de acuerdos de confidencialidad con terceros; inclusión de cláusulas en los contratos laborales relacionadas con la confidencialidad, la cesión de derechos y la no competencia.
- Sobre la información: por ejemplo, restringiendo a un número limitado de personas el acceso a la misma o encriptándola. También usando cuando sea necesario versiones no confidenciales de la información en la que se hayan eliminado las partes que puedan constituir secreto.
Ventajas e inconvenientes frente a la protección por patente
(+) Coste. Solicitar y mantener una patente es más caro que mantener secreta una información. Por ello, las PYMEs y emprendedores usan de manera más intensiva los secretos empresariales que las grandes empresas.
(+) Duración. El secreto tiene una duración indefinida, mientras que las patentes duran, como mucho, 20 años.
(+) Divulgación. Las solicitudes de patente se publican a los 18 meses de la solicitud, por lo que daremos a conocer a nuestra competencia no solo el contenido técnico de la invención sino también qué productos lanzaremos previsiblemente en el futuro y a qué mercados nos dirigimos. Si la solicitud no llega a concederse habremos revelado a nuestra competencia mucha información valiosa sin obtener nada a cambio.
(+) Materia protegible. Todo lo que es protegible por patente podría protegerse por secreto empresarial, ya que, por definición, algo protegible por patente será nuevo y no habrá sido divulgado. Sin embargo, hay invenciones que no pueden protegerse como patentes por no cumplir algún otro de los requisitos de patentabilidad (actividad inventiva y aplicación industrial) o por, directamente, estar excluidas de la materia patentable (por ejemplo, los programas de ordenador como tales).
(-) Contenido del derecho. Mientras que la patente otorga un derecho de exclusión, es decir, el derecho a impedir que un tercero explote la invención protegida por la patente, en el caso del secreto, el propietario tendría derecho a que el secreto no se explotara o no se revelara por un tercero pero solo si el tercero lo ha obtenido ilícitamente (por ejemplo, robo, soborno, violación de contrato,...). Sin embargo, nada podría hacer si un tercero consiguiera la información legalmente por sus propios medios (por ejemplo, ingeniería inversa o llegando independientemente a la misma invención). Incluso, si ese tercero patentara lo que venía siendo su secreto no podrá usarlo sin su permiso, salvo que pudiera demostrar el uso previo.
(+) Infracción no detectable. La otra cara de la moneda de la ingeniería inversa se produce cuando no es posible averiguar si un producto ha sido producido mediante un procedimiento patentado. En ese caso, quizás sea más conveniente proteger la invención mediante secreto, ya que será difícil demostrar que se ha infringido la patente del procedimiento en cuestión.
(-) Ejercicio del derecho. La patente es un arma mucho más potente que el secreto en la resolución de conflictos, ya que puede resultar difícil probar que el tercero está usando el secreto, dado que el secreto puede no estar claramente delimitado, y ello sin revelar el propio secreto. No obstante, la Ley 1/2019 incluye una serie de medidas procesales para preservar el tratamiento confidencial de la información en el contexto de un juicio por violación de un secreto empresarial. Por supuesto, tampoco es trivial probar que una patente ha sido infringida, pero en este caso el alcance de la protección está delimitado por las reivindicaciones de la patente publicadas en un documento accesible de manera gratuita al público.
Complementariedad patente-secreto
En ocasiones se dice que la protección por secreto es contraria a la protección por patente. En realidad, patente y secreto no son formas de protección excluyentes sino complementarias. La mejor forma de proteger una invención en su conjunto es en tándem: la parte más general mediante patente y los detalles mediante secreto. El problema es encontrar el equilibrio entre:
- revelar demasiada información en la patente, vaciando de contenido los secretos
- revelar muy poca información en la solicitud de patente, haciendo que incumpla el requisito de suficiencia de la descripción.
Esta complementariedad se ha reforzado en EEUU con la reforma de su legislación en patentes, al no ser ya la divulgación de la mejor forma de ejecutar la invención (best mode) ni causa de nulidad, ni requisito para acusar de infracción a un tercero.
Además, dado que las solicitudes de patente se publican a los 18 meses de la solicitud, el solicitante tiene normalmente ese tiempo para decidir si le conviene continuar la tramitación (y divulgar el secreto) o retirar la solicitud (y continuar la explotación mediante secreto). La retirada por este motivo se produce a menudo cuando el solicitante recibe un informe desfavorable de la correspondiente oficina de patentes.
Explotación económica de secretos
Aunque puede parecer paradójico, la protección legal del secreto fomenta la transferencia de tecnología, la colaboración entre empresas y el empleo. En caso de no estar protegidos los secretos, no se establecería el marco de confianza adecuado para establecer relaciones entre organizaciones ni para contratar empleados. Además, la explotación de secretos forma parte esencial de los contratos de franquicia.
Por otra parte, muchos acuerdos de licencia de patente incluyen también cláusulas relacionadas con el know-how. En España, en el caso, de venta de la patente, el vendedor está obligado a revelar al comprador el know-how que posea y que resulte necesario para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.
Pese a que el titular del secreto puede explotarlo económicamente mediante su cesión o licencia, los ingresos resultantes no pueden beneficiarse del incentivo fiscal conocido como "patent box" (artículo 23 Ley Impuesto de Sociedades), ya que el secreto empresarial no figura como uno de los activos intangibles por cuyas rentas se pueda obtener un tratamiento fiscal más favorable.
Normativa aplicable
El Acuerdo APDIC, en su artículo 39, define unos mínimos de protección para todos los países integrantes de la OMC:
Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos
En la Unión Europea, la Directiva (UE) 2016/943 ha supuesto la armonización de la protección del secreto empresarial en sus Estados Miembros. En España, la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales ha transpuesto dicha Directiva.
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